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专利侵权案件接案时需要重点考虑的7个问题

专利侵权案件接案时需要重点考虑的7个问题

文/王晶律师

融冰连续推出了商标以及著作权案件接案时需要考虑的问题,今天谈谈专利侵权案件接案时需要重点考虑的7个问题

1、专利权的稳定性

如果代理原告,需要详细了解一下专利的研发过程,是自主研发,还是改进型研发,有无借鉴或使用现有技术(包括国外的)、如果是实用新型或外观设计专利的维权,还需要看看有无专利权评价报告,专利权评价报告的结论,案涉的专利有无经历过专利无效,专利无效的结论是什么,案涉专利申请日之前有无提交过类似专利申请,案涉专利的申请日、公开日,以及年费的缴纳情况。

代理被告除了上述问题需要考虑外,还要考虑一下案涉产品名称的其他叫法,产品所涉及的行业在哪个地区哪个国家最好(以便确定后期无效的检索思路和检索的关键词)。

除此之外,还要了解一下案涉专利是否有两个及以上的专利权人,如果系多个专利权人,则某一个专利权人单独维权时需要获得其他专利权的授权。

2、专利权的保护范围

如果涉及发明或实用新型专利,则需要了解一下权利要求书的保护范围,如果技术特征较多,则保护范围较小,反之,则保护范围大,保护范围越小越难被无效,反之则容易被无效。

外观设计专利则需要考虑哪些是设计要点,以及被控侵权产品的通常使用外观。

3、案涉产品的取证

除了外观设计产品可以通过网页展示可以看到外观在一些情况下不需要取得实物,涉及发明或实用新型专利被控的被控产品往往需要取得产品的实物才能说明被控侵权产品的结构,因此对于大型的设备以及方法类发明专利的维权就要考虑前期的取证方式,比如申请进行诉前证据保存等。

4、被控设计或技术是否落入专利权的保护范围

目前实用新型或发明的侵权判定原则主要有全面覆盖原则、等同原则以及禁止反悔原则等,而外观设计则要考虑一般消费者的观察角度,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

针对发明或实用新型进行侵权比对时,可以采用对比表格,对技术特征逐个进行比对。

5、是否要进行专利无效

代理专利侵权纠纷被告时,通常会考虑通过无效来进行抗辩,如果进行无效,建议无效工作和诉讼工作由同一家律师事务所进行,不建议分开不同的机构。同时要考虑无效对于诉讼进程的影响,无效工作建议在一审开庭前进行,如果要针对没有专利权评价报告的实用新型或者外观设计进行无效并请求法院中止诉讼,则需要在答辩期内提起无效,同时拿到受理材料。为了尽快拿到受理材料,可以采用电子提交。

6、被控侵权产品的获利或专利产品因侵权遭受的损失

跟商标以及著作权不同的是,专利保护的是产品和方法本身,如果被控侵权产品落入专利权的保护范围,原则上被控侵权产品的利润就是专利的利润,而在商标和著作权的案件中,则需要考虑商标以及作品本身对于利润率的贡献。

考虑被控侵权产品的获利或专利产品因侵权遭受的损失主要是为了确定赔偿额的计算方法和依据。

7、是否具有抗辩事由

专利侵权诉讼中,被告常用的抗辩理由主要包括现有技术/设计抗辩、不侵权抗辩、合法来源抗辩、非商业用途等,其中合法来源抗辩需要考虑的点可以参照之前的文章,现有技术/设计抗辩的点主要在于要证明被控侵权产品与现有技术/设计相同或者无实质性差异,笔者见过有人以被控侵权产品系两个或两个以上现有技术/设计组合来进行抗辩,这种是不可取的。

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